•未经所有者的同意，以为自己或他人营利为目的或有意造成他人损失而进行以下行为的，构成违法犯罪行为：
–(a) 在商品或其包装上使用与某注册商标相同或易被他人误认作某注册商标的标识, 或
–(b) 出售或出租、要约或公开销售或出租或分销自身带有或包装带有此类标识的商品，或
–(c) 在商业过程中拥有、保管或控制此类商品，其自己或他人以从事任何可能构成(b) 款违法犯罪行为为目的。
法定（刑事）保护 – 制造和销售
假冒标识、广告和文件
•以为自己或他人营利为目的或有意造成他人损失，且未经所有者的同意，而进行以下行为的，构成违法犯罪行为：
–(a) 将与注册商标相同或相似的标识应用于以下材料–
•(i) 用作商品标签或包装（的材料），
•(ii) 用作与商品相关的商业用纸（的材料） ，或
•(iii) 用作广告商品（的材料）；或
–(b) 在商业过程中使用带有此类标识、用作商品标签或包装、或与商品相关的商业用纸、或广告商品的材料，或
–(c)在商业过程中拥有、保管或控制此类材料，其自己或他人以从事任何可能构成(b) 款违法犯罪行为为目的。
法定（刑事）保护 – 用于制造假冒产品的物品
•以为自己或他人营利为目的或有意造成他人损失，且未经所有者的同意，而进行以下行为的，构成违法犯罪行为：
– (a) 制造特别设计用于或适用于复制与注册商标相同或相近似的标识的物品，或
– (b) 在商业过程中拥有、保管或控制此类（复制）物品。
• 知道或有理由相信该物品一直被或将要被用于生产商品，或被用于生产用作商品标签或包装、与商品相关的商业用纸、或广告商品的材料
法定（刑事）保护- 规定
• 只有以下情况，某人的行为才构成本节下的违法犯罪行为
– (a) 所涉商品为注册商标所注册的商品，或
– (b) 所涉商标在英国有一定声誉，且（假冒）标识的使用正在或将会不正当地利用或损害该商标的显著特征或声誉。
法定（刑事）保护 —— 抗辩理由
被指控犯有本节违法犯罪行为的人的抗辩理由之一是：
他有合理理由相信，按照其曾用的方式、或曾计划使用的方式来使用该标识，并不构成对注册商标的侵权。
法定（刑事）保护—— 判决
•被判犯有本节违法犯罪行为的人应被
– (a)即席判决6个月以下有期徒刑或不超过法定最高额的罚金，或并罚（有期徒刑和罚金）；
– (b)判决罚金或十年以下有期徒刑，或并罚（有期徒刑和罚金）。
社会思潮
•驰名商标并不一定需要注册
–对驰名商标的任何使用都很可能会被与商标所有人相联系，且
–该商标的使用则是在商标所有人控制范围内的事情
•值得称道的原则 – 保护大规模的投资
•商誉 – 商标所有人独家和排他的领地
要 点
•没有驰名商标的刑事保护--尽管有民事的保护
•存在有关具有声誉的商标的类似权利，但这不同于驰名（商标）
•刑事方面的商标保护适用于可能被一些人认作驰名的商标，但重要的是认清这里的驰名是广义的一般性陈述。
假冒（搭蹭车）PASSING OFF – 如何运作？
•商誉 – 争得交易的诱人力量，且并非商业购买价值与其资产价值间的差价
•虚假的陈述
•损害
假冒（搭蹭车）PASSING OFF – 为何是不正当的?
•商誉和损害
– 昂贵的
– 危险的，和
– 耗费时间的。
对于商标
•克服与基于假冒（搭蹭车）法律来追索相关联的困难
•无须证明商誉或对商誉的损害
•为什么?
–节省调查费用，及
–来自行业的压力
商标 – 运作
•被寻求注册的文字或标识符合一定法则的要求，所以
–没有易引起混淆的或不正当的商标可能被注册
–无人能够注册已经被人在先注册的（商标）
•必须有注册人。
•经营者可以知道被禁止的领域 – 一个经常被忽略的规则。
驰名商标 – 起源
•《保护工业知识产权巴黎公约》（1983年3月20日订立，1900年12月14日在布鲁塞尔修订；1911年6月2日在华盛顿修订；1925年11月6日在海牙修订；1934年6月2日在伦敦修订；1958年10月31日在里斯本修订；1967年7月14日在斯德哥尔摩修订；1979年10月2日修正）第6bis(1)条规定如下：
第6bis条
商标：驰名商标
(1)本联盟各国承诺，如本国法律允许，应依职权，或依有关当事人的请求，对商标注册或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人所有而驰名、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译，易于产生混淆的商标，拒绝或取消注册，并禁止使用。这些规定，在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制，易于产生混淆时，也应运用。
……
驰名商标 –巴黎公约第6bis条 分解
•“在[被诉他方使用的]该国驰名，等于有权享受本[巴黎]公约利益的该国人所拥有的商标一样……”
•适用于与商标所有者能够主张保护的商品相同或类似商品。
•这是什么意思?
世界知识产权组织
（WIPO） – 协助和三大原则
•什么是需要考虑的因素？
•什么是公众中的相关群体?
•什么是不应当被考虑的?
• 参看网址: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm
所要考虑的因素
•(a) 在决定一个商标是否构成驰名商标时，主管当局应当考虑任何能够推断该商标是否驰名的因素。
•(b) 特别是，主管当局应当考虑提交给它的、有助于其判断该商标是否构成驰名的相关信息，包括但不限于以下信息：
– 1. 公众中相关群体对该商标的知晓程度 ；
– 2. 该商标使用的持续时间、程度和地理范围；
– 3. 该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围，包括在交易会或展览上对商标所使用的产品和/或服务的广告宣传和展示；
– 4. 以反映该商标使用或认知度（情况）为限，该商标注册和/或注册申请的持续时间和地理范围；
– 5. 该商标权利被成功保护的记录，特别是该商标被主管当局确认为驰名商标的记录；
– 6. 与该商标相关联的价值。
•(c) 以上作为指导方针协助主管当局决定某个商标是否构成驰名商标的因素并非作出决定的前提条件。相反，每个案子的决定应取决于该案子的具体情况。在一些案子中，所有的因素可能都相关。在其它一些案子中，可能只有其中的某些因素相关。而在另一些案子中，上面的因素可能都不相关，决定可能要基于一些未在上面（b）段列明的额外因素。此类的额外因素可能独自相关，或与上面（b）段列明的一个或多哥因素相结合（来适用）。
谁是相关的?
•(a)公众中相关群体应当包括，但不必然限于：
–(i) 使用该商标的某类商品和/或服务之实际的和/或潜在的消费者；
–(ii)与使用该商标的某类商品和/或服务之分销渠道相关的人；
–(iii)与使用该商标的某类商品和/或服务的打交道的商圈。
•(b) 如果一个商标被判定在成员国的至少一个公众中相关群体驰名，则该商标就应当被成员国考虑为驰名商标。
•(c)如果一个商标被判定在成员国的至少一个公众中相关群体被知晓，则该商标就可以被成员国考虑为驰名商标。
•(d) 成员国可以认定某个商标为驰名商标，即使该商标并不驰名或，在成员国适用第（c）段时该商标也并不被任何成员国公众中的相关群体所知晓。
什么是不相关的?
•(a) 成员国不得将以下要求作为判定一个商标是否为驰名商标的条件：
–(i) 该商标已经而且一直在成员国内使用，或该商标已经在成员国注册或提出注册申请；
–(ii) 该商标在成员国之外的任何辖区内驰名，或该商标已经在成员国之外的任何辖区内注册或提出注册申请；或
–(iii) 该商标在成员国的普遍公众中驰名。
•(b) 尽管有第(a)段第(ii)款的规定，成员国还是可以以适用第(2)段第(d)款为目的要求该商标在成员国之外的一个或多个辖区内驰名。
实践中的建议
• 要对该商标进行完整的了解，而不仅仅是对该商标的描述性的了解，非常重要。
• 证明某商标驰名的程序确实是花费昂贵的。
• 相同性和相似性通过与该商标本身及其所适用的商品或服务相比较来衡量。
如果不是驰名商标，那怎么办?
• 欧盟不对驰名商标提供（刑事）保护。
• 保护提供给在英国具备一定声誉的商标，只要:-
– “（假冒）标识的使用，无正当理由，会不正当地利用或损害该商标的显著特征或声誉。”
Yplon 案- I
• 该商标的声誉必须已建立 – 有声誉的商标不一定驰名。如欧盟法院（ECJ）在Yplon案中所述。
–如果一个商标被该商标所适用的产品或服务相关的公众中的大多数所知悉，该商标就具备了声誉，
–在做决定时，国家的法院必须考虑所有的相关事实，特别是该商标所占有的市场份额，该商标使用的强度、地理范围和持续时间，以及推广该商标的投资规模；和
– 商标的声誉无须遍及整个区域。只要该商标被该区域中实质性部分中的相关公众的大多数所知悉就足够了，其中所说的部分可以是构成该区域的某个国家的一部分。
Yplon 案 – II
•反之，根据基本定义，驰名商标必须是被熟知的。
•熟知某商标意味着了解其功能并精确或近乎精确地了解其所传递出的讯息。
•然而，一个并不驰名的商标(“噢，我听说过劳斯莱斯，但我不知道他们的车实际是什么样子的 ”) 可能仍具备声誉 (“噢，我听说过劳斯莱斯 ”)。
•在英国，几乎每个人都听说过“好时”（“Hershey”）- 在美国有巨大市场但在英国只有相对较小市场份额的巧克力制造者 – 因此， “好时”（“Hershey” ）在英国具有一定声誉，可能因为它在美国出版物上做广告并出现在美国电影中。
Yplon 案 – III
• 但 “好时”并不能说在英国驰名，因为在英国没有人了解好时牌产品的质量。
• 因此，一个商标可能具有声誉-人们知道它的一些事情（询问：是否这些事情必须是好或坏）– 但并不驰名（被人熟知）– 人们了解它的一切。
• 至关重要的，在欧盟（或其中的部分国家），商标无须注册亦可作为驰名商标保护是可能的。
• 因此就有了真正驰名的商标与具有一定声誉的商标之间的不稳定关系。
驰名 对 声誉
•驰名（Well-known）: 不仅仅应当熟知商标本身，还应当知道它是做什么的。这样，与其发生任何的冲突都不可以。
•声誉（Repute）: 商标被一定数量的公众所知悉，且这样的商标会被不恰当地利用或被毁誉。
刑事保护
•没有人会因为一个未在英国注册的商标而被（刑事）起诉。这排除了巴黎公约第6bis条所定义的驰名商标规则。
•除非能够确认该商标在涉案国家被相当数量的人们所知悉，没有人可被（刑事）起诉。
•涉案的使用必须是危害该商标的声誉或不正当地利用该商标。
•如果这些成立，起诉才会有胜诉的希望。
结束语
•目前，（在刑事方面）还没有对驰名商标的保护。
•（在刑事方面）有对具有相当声誉的商标的保护，但证明声誉的过程可能是困难的和昂贵的。
•即使以后驰名商标可能被刑事手段保护，这条道路也不必然是便宜的。
•由于保护的不确定性和汇集此类证据的费用，驰名商标的（刑事）保护很罕见。
